貼牌生產中商標使用的法律性質
2021-02-07 15:22:39
基本事實
無錫A公司是江蘇B集團公司的子公司，是注冊商標“小天鵝”的所有者。經乙方許可，甲方在乙方生產的某些產品上使用注冊商標“小天鵝”..自2005年10月15日起，甲公司委托嘉興丙公司為其代工生產這類產品，在其產品的包裝盒、銘牌等部位使用注冊商標“小天鵝”。雙方還同意，代工產品的銷售和經營權屬于甲方..2006年4月20日，雙方再次簽署協議，將授權期限延長至2009年12月31日。產品銷售權屬于A公司，允許C公司在完成代工生產任務后自主銷售少量產品。嘉興C公司要求無錫A公司提供商標所有人江蘇B集團公司允許無錫A公司使用“小天鵝”注冊商標的證明，A公司協助C公司以自己的名義辦理國家強制性產品認證。2007年10月，商標所有人B集團公司認為C公司侵犯其商標權，向嘉興市工商行政管理局舉報，導致C公司被工商行政管理局查處。2008年12月，C公司被給予行政處罰決定，并處以高額罰款，直接導致C公司停產停業。本案是典型的代工糾紛。
一，代工的概念
代工(Original Equipment Manufacturer)已引申為指“代工”的經濟合作方式，也稱定牌生產。其基本含義是委托生產者根據委托方(商標所有人)的委托開發制造產品，產品上貼有委托方提供的商標，產品全部由委托方銷售或經營，委托生產者收取加工費的合作生產方式。近年來，這種生產方式在涉外加工貿易和國內一些行業中非常流行，引起了很多爭議。
二、貼牌生產中商標的使用
本案中，工商機關認定嘉興C公司的行為構成《商標法》第五十二條第(一)項規定的違法行為，即嘉興C公司未經商標注冊人B集團公司許可，在同一商品上使用與其注冊商標相同的商標，構成侵犯注冊商標專用權。理論依據在于，OEM中的商標使用屬于商標許可的范疇。由于無錫A公司在江蘇B集團公司許可的情況下使用其注冊商標，且由于江蘇B集團公司允許無錫A公司以普通許可的方式使用其注冊商標，無錫A公司未經江蘇B集團公司同意不得許可嘉興C公司使用該注冊商標，因此嘉興C公司構成侵犯江蘇B集團公司注冊商標專用權。
代工是承包加工他人注冊商標商品的行為。但在OEM生產中使用商標不構成商標法意義上的商標使用。
首先，從商標法本身商標使用的含義來看，根據商標法實施條例，商標法中的商標使用包括在商品、商品包裝或者容器以及商品交易文件中使用商標，或者在廣告、展覽等商業活動中使用商標。從這個解釋可以看出，商標法中的商標使用有其特定的含義。作為商標法意義上的商標“使用”，它應該不同于一般語法意義上的“使用”，它還涉及到流通和交換的一個應用領域。[1]理解“使用”一詞，不能只停留在字面的日常使用層面，要結合其行為目的和后果，全面理解和把握商標法中商標使用的含義。
此外，在OEM生產中，承包商將加工結果交付給指定人員的行為是承包商履行合同義務的行為。代工產品的銷售管理權屬于指定人員，承包方只收取加工費。因此，交付加工結果的行為不構成銷售行為。【②】代工產品仍在訂貨方控制之下，尚未進入流通領域，因此交付加工結果中的商標使用不構成商標法中的商標使用。
其次，從貼牌生產的法律特征來看，貼牌生產中的商標使用不同于商標許可。貼牌生產作為一種特殊的合同形式，具有以下法律特征:(1)訂貨人對貼牌使用的商標享有商標權(包括使用許可權)；(2)承包商不享有貼牌生產產品的商標權；(3)加工后的代工產品應退回給定或指定的方式進行加工；(4)承包人應依法在產品上標明訂貨人的名稱、地址和產地。因此，從貼牌生產的法律特征來看，貼牌生產中的商標使用不同于商標許可中的商標使用，因為:
(1)主體之間的關系不同。代工生產中，委托人與委托人之間的關系是一種完成一定工作和任務的委托和接受，即合同法律關系；在商標許可關系中，商標許可是針對的，商標許可與許可之間的法律關系由雙方形成。
(2)商標的使用性質不同。OEM產品上商標的實際使用者是訂貨方，而承包商只是訂貨方在OEM產品上商標使用行為的實施者。承包人的商標使用行為是在訂貨方的指令下進行的，是為了履行加工合同義務而在OEM產品上附帶使用的，也是承包人全面履行合同義務所必須使用的。從商標使用的性質來看，這里的承包商使用商標，將商標附在產品包裝和產品上，是加工行為的一部分。在貼牌生產中，承包商不構成商標法意義上的商標使用。因為產品還沒有進入流通領域，他們并沒有基于商標的功能——識別不同的生產者和經營者——來使用商標，所以這里真正的商標使用者是訂購者，而不是承包商。OEM生產中的這種使用方式，不僅僅是用來區分承包人生產的產品的來源，只是為了給訂貨人區分產品的來源。因此，對于承包商來說，在OEM生產中使用商標不構成商標法意義上的商標使用；【③】在商標許可關系中，商標所有人認可的被許可人的商標使用受自己意志的支配，商標使用的主體是被許可人，這是訂立商標許可關系的目的。
(3)商標權的處分不同。在貼牌生產中，訂貨人對貼牌使用的商標享有商標權(包括使用許可權)，而承包人不享有品牌產品上的商標權。OEM承包商通過按照協議完成產品的加工生產來履行合同義務，OEM生產不涉及商標許可。如果接受代工的承包人在生產的產品上沒有加蓋委托方的注冊商標，只是未履行代工合同約定的義務，構成違約。在商標許可關系中，發生商標使用權的轉讓，即商標使用權從許可人向被許可人的轉讓。
(4)商標使用的法律后果不同。在貼牌生產中，承攬人根據定作人的指示將商標貼在加工產品上，然后將產品交付定作人銷售。定作人負責并承擔售后服務和產品責任，這也是本案中定作人和定作人分別簽訂售后服務協議的原因。在商標許可關系中，被許可人將許可人許可的商標粘貼在自己生產的產品上，商標被許可人有義務保證使用該商標的產品質量，產品的售后服務和產品責任均由被許可人承擔。
由于承包人在OEM中的商標使用不構成商標法意義上的商標使用，商標法意義上的商標使用人為訂貨人，即本案中的無錫A公司，無錫A公司在商標所有人江蘇B集團公司許可下使用注冊商標。所以嘉興C公司不構成侵犯江蘇B集團公司商標專用權，因為這里的商標使用人是無錫A公司而不是嘉興C公司；同時，嘉興C公司與無錫A公司不構成共同侵權，因為無錫A公司經注冊商標所有人許可，擁有合法使用權。因此，由工商部門認定嘉興C公司的貼牌生產行為構成侵犯江蘇B集團公司商標權是有爭議的。
第三，利用商標進行獨立銷售
無錫A公司除貼牌生產外，還允許嘉興C公司在完成貼牌生產任務后，自主銷售少量帶有商標的產品，并已賦予銷售和上交利潤的任務。如何定性獨立銷售部分的法律關系，獨立銷售部分的商標使用性質是什么？
事實上，自賣部分的商標使用構成商標使用許可。因為在代工生產關系中，被委托負責生產人無權銷售產品。如果委員會允許生產者獨立銷售附有商標的產品，并賦予銷售和上交利潤的任務，這種合作實質上構成了商標許可關系，商標許可費用于完成一定的銷售任務和上交利潤。
在自銷部分，真正的商標使用人是受委托的生產廠家，自銷產品的商標使用是基于商標識別不同生產經營者的功能。因此，就委托廠商而言，自銷部分使用商標構成商標法意義上的商標使用，是以委托方的授權為基礎的。所以，自賣部分實際上構成商標許可使用。
作者簡介:劉潤濤(1981-)，男，江蘇省灌云人，中山大學知識產權法學碩士，嘉興學院語法學院講師，浙江紫城律師事務所(知識產權部)兼職律師，主要研究知識產權法。
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評論:
[①]朱令:《涉外品牌固定中商標侵權的認定——法律解釋學視角》，《福建政法管理學院學報》2008年第1期，第61頁。
[②]張玉敏:《涉外處理商標侵權糾紛的法律適用》，百家研，2008年第4期，第71頁。
【③】北京市高級人民法院2006年3月7日公布的《關于審理商標民事糾紛若干問題的答復》第二條確認了這一點。對第二條的回答規定，在商業活動中，利用商標標志表明商品來源，使相關公眾能夠區分提供商品的不同市場主體，都是商標的使用方式。除《商標法實施條例》第三條所列的商標使用方法外，在視聽媒體、電子媒體、互聯網等平面或立體媒體上使用商標標識，使相關公眾知曉商標、商標標識商品和商品供應商的，屬于商標使用。廣東省佛山市中級人民法院從事知識產權司法審判的專家，在知識產權案件中有豐富的經驗，也認為OEM產品不是商標法意義上的商標使用行為。參見張，“代工知識產權的責任”，《中國商標》，2005年第10期，第47頁。
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